【案例分析】包含地名的商標標識在駁回復審案件中的策略分析

首頁    【案例分析】包含地名的商標標識在駁回復審案件中的策略分析

案情:

商標局于2017年11月7日駁回了“那慕爾流程工業自動化技術協會”(簡稱為NAMUR)第G1326565號商標的申請。駁回依據是《商標法》第十條第一款第(七)項和第十條第二款,駁回理由是:NAMUR是公眾熟知的地名,不得作為商標使用,并且該商標易使公眾對其他商品或服務產地產生誤認。

復審策略:

 由于申請人那慕爾流程工業自動化技術協會簡稱為NAMUR,是國際領先的自動化領域的用戶協會,在業內享有較高的知名度。經詳細研究與討論,申新團隊整理得出以下復審策略:

       1、申請商標在華使用時間長、范圍廣、影響大,連同其所指定的商品和服務能夠體現出鮮明的特色,顯著性較強。基于申請人在國內外的長期使用的客觀事實,申請商標已經取得了明顯有別于地名的第二含義,相關公眾不易將其當做地名進行識別。

      2 、Namur本身作為外國城市地名在中國的知曉度較低,不至于使中國消費者因為地名而產生商品來源的誤認。

      3 、 NAMUR文字僅為申請商標的一部分,申請商標圖樣整體還包含其他構成要素,整體上形成了區別于地名的顯著獨特含義。

復審決定:

商評委認為:目前尚無證據可以認定“NAMUR”為中國公眾知曉的外國地名,相關公眾亦不易將其當做地名進行識別,不致因為申請商標文字本身而對商品或服務來源產生誤認。因此,本案不能認定申請商標的注冊違反了《商標法》第十條第一款第(七)項和第十條第二款的規定。

短評:

通常來說,地名商標想要克服基于《商標法》第十條第一款第(七)項和第十條第二款的駁回,申請人應當舉證地名商標并非縣級以上行政區劃的地名或公眾知曉的外國地名,或者該地名具有其他含義,要求較為苛刻、操作難度相當高。因此之故,此類駁回復審案件最終得以成功克服駁回的案例,少之又少。

首先,基于搜索引擎關于“NAMUR”的檢索結果可知,NAMUR被作為申請人所申請商標的“NAMUR年會”的頻次、強度,要遠高于Namur被作為外國地名來使用——因此,這正面反映了Namur作為地名為中國公眾知曉的程度較低,反之作為申請商標為中國公眾知曉的程度較高。與此同時,申請商標已在歐盟獲準注冊,且在美國商標局的臨時駁回通知上,并未因申請商標是地名而被駁回。由此可見,在歐美國家,Namur本身作為地名而被公眾熟知的情況并不存在,遑論萬里之外的我國。

其次,申新律師團隊提供了大量有關申請商標在華使用、并享有知名度的書面證據,結合申請人實際使用該標識的方式、業內對于NAMUR商業標識的認知度,以此證明申請商標的確獲得了其他含義,且并未有發生中國公眾將其僅作為外國地名來識別的情形。

最后,申新律師團隊特別提醒商評委審查員注意,申請人那慕爾流程工業自動化技術協會本身簡稱為NAMUR,故而其并非是從外國地名的角度來創造此一商標標識。再者,申請商標整體標識當中,除了文字部分NAMUR,另有一個恰似電子元器件符號的圖形部分,對應了申請人那慕爾流程工業自動化技術協會的業務內容和組織宗旨。故而,申請商標整體式確實形成了區別于地名的顯著獨特含義。

除此之外,申新律師團隊還針對申請人所述行業的特點、本案所對應相關公眾(工程師、技術研究人員、學術研究人員等)的認知能力、業內龍頭企業對申請商標的聯合使用、其他類似在先可參考案例等角度,作出了充分的、有力的論證。

2019年8月23日 11:07
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